美國(guó)專(zhuān)利不可執(zhí)行系列（一）：濫用小微實(shí)體省錢(qián)，可能賠掉整個(gè)專(zhuān)利

在專(zhuān)利侵權(quán)案中，我們常聽(tīng)到“無(wú)效”、“不侵權(quán)”等防御策略。但在美國(guó)專(zhuān)利訴訟實(shí)踐中，即便專(zhuān)利本身有效、侵權(quán)對(duì)比似乎成立，被告仍可能通過(guò)“不可執(zhí)行”（unenforceability）這一“核武器”式的抗辯，擊碎專(zhuān)利權(quán)人的主張。

研究顯示有大約20%–40%的美國(guó)專(zhuān)利案件都曾提出過(guò)“不可執(zhí)行”抗辯。雖然根據(jù)2011年Therasense案的標(biāo)準(zhǔn)，真正因“不正當(dāng)行為”而最終導(dǎo)致不可執(zhí)行的案例比例不高，但單單提出這一抗辯，就足以增加專(zhuān)利權(quán)人的訴訟成本和壓力。

需要明確的是，“專(zhuān)利不可執(zhí)行”與“專(zhuān)利無(wú)效”有著本質(zhì)區(qū)別：

l 專(zhuān)利無(wú)效：意味著專(zhuān)利自始不存在，從法律根源上否定了專(zhuān)利的合法性；

l 專(zhuān)利不可執(zhí)行：專(zhuān)利依然在法律層面“存在”，但由于專(zhuān)利權(quán)人在專(zhuān)利申請(qǐng)或維持過(guò)程中，存在欺詐、嚴(yán)重不當(dāng)行為（Inequitable Conduct），法院判定其喪失了主張專(zhuān)利權(quán)益、追究侵權(quán)責(zé)任的資格。

用于專(zhuān)利不可執(zhí)行抗辯的常見(jiàn)理由包括：

l 濫用小實(shí)體/微實(shí)體聲明，獲取不當(dāng)費(fèi)用減免

l 發(fā)明人身份造假

l 代理人簽名造假

l 未如實(shí)披露影響專(zhuān)利性的相關(guān)信息（違反IDS義務(wù)）等

這些看似“程序性”的問(wèn)題，實(shí)則十分致命。因?yàn)闄?quán)利人通常意識(shí)不到，做好了一切維權(quán)準(zhǔn)備后，被控不可執(zhí)行導(dǎo)致竹籃打水一場(chǎng)空，還可能要賠償被告損失。

因此，無(wú)論是作為被告（需審視原告專(zhuān)利漏洞，制定抗辯策略），還是作為專(zhuān)利權(quán)人（需自查專(zhuān)利合規(guī)性，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)），都需重視這些潛在問(wèn)題。

今天，我們就從其中最常見(jiàn)、最容易被忽視的小實(shí)體/微實(shí)體聲明濫用講起。

一、實(shí)體標(biāo)準(zhǔn)：資格邊界遠(yuǎn)比想象復(fù)雜

USPTO為不同申請(qǐng)人提供差異化費(fèi)用減免：

1、大實(shí)體（無(wú)減免）

企業(yè)，且企業(yè)雇員規(guī)模超過(guò)500人。

2、小實(shí)體（減免60%）（滿(mǎn)足以下任一條件即可）

l 個(gè)體自然人

l 雇員不超過(guò)500人的公司（含有關(guān)聯(lián)的所有公司人數(shù)）

l 非盈利機(jī)構(gòu)（例如：大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)、公立醫(yī)院）

另外發(fā)明人/申請(qǐng)人未曾且無(wú)合同/法律義務(wù)將發(fā)明創(chuàng)造的利益轉(zhuǎn)讓、許可或以其他方式轉(zhuǎn)讓給任何非小實(shí)體的第三方。

3、微實(shí)體（減免80%）（滿(mǎn)足以下全部條件）

l 符合小實(shí)體要求；

l 之前作為發(fā)明人或申請(qǐng)人提交的美國(guó)非臨時(shí)專(zhuān)利≤4件（申請(qǐng)人和發(fā)明人分開(kāi)計(jì)算，均不能超出，且第5件可以用微實(shí)體！）

l 每個(gè)申請(qǐng)人/發(fā)明人上一年的年總收入不超過(guò)美國(guó)中等家庭收入的3倍（每年9月中旬公布新標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)前為241830美元≈172萬(wàn)人民幣）。

l 發(fā)明人/申請(qǐng)人未曾且無(wú)合同/法律義務(wù)將發(fā)明創(chuàng)造的利益轉(zhuǎn)讓、許可或以其他方式轉(zhuǎn)讓給上一年總收入超過(guò)3倍中等家庭收入的實(shí)體。

從上面標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，實(shí)體狀態(tài)判斷不簡(jiǎn)單，需要注意太多細(xì)節(jié)，稍不留神就錯(cuò)報(bào)。

關(guān)鍵提醒：

ü 聲明需“實(shí)時(shí)如實(shí)”：實(shí)體身份需在申請(qǐng)和每次繳費(fèi)時(shí)如實(shí)聲明。

ü 關(guān)聯(lián)公司人數(shù)必算全：若申請(qǐng)人為公司，計(jì)算雇員人數(shù)時(shí)需包含所有關(guān)聯(lián)企業(yè)（如母公司、子公司、同一母公司下的并列公司等），不可遺漏母公司。

（關(guān)聯(lián)公司定義：①有隸屬關(guān)系；②股權(quán)從屬（控股≥50%）；③共同管理關(guān)聯(lián)；④相同商業(yè)/經(jīng)濟(jì)利益；⑤合資企業(yè)；⑥其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。）

ü 利益轉(zhuǎn)讓義務(wù)要核查：通過(guò)審核相關(guān)的雇傭合同、合作協(xié)議等來(lái)判斷是否有義務(wù)將發(fā)明創(chuàng)造的利益轉(zhuǎn)讓、許可或以其他方式轉(zhuǎn)讓給第三方。

ü 年收入標(biāo)準(zhǔn)每年更新：“美國(guó)中等家庭收入的3倍”，即最高合格總收入（maximum qualifying gross income）為動(dòng)態(tài)標(biāo)準(zhǔn)，需每年核實(shí)；且企業(yè)申請(qǐng)人應(yīng)注意計(jì)算的是“總收入”（非利潤(rùn)、非應(yīng)納稅所得額）。

ü 狀態(tài)變化需及時(shí)更新：一旦實(shí)體狀態(tài)變化（如公司擴(kuò)張、被大實(shí)體收購(gòu)、轉(zhuǎn)讓/許可給大公司），申請(qǐng)人必須及時(shí)向USPTO更新實(shí)體聲明及按變更后實(shí)體標(biāo)準(zhǔn)繳費(fèi)。

二、官方態(tài)度：從“寬容提醒”到“強(qiáng)制處罰”

USPTO對(duì)小/微實(shí)體資格申報(bào)的監(jiān)管，正逐年趨嚴(yán)，如今已從“善意提醒”轉(zhuǎn)向“零容忍處罰”：

2021年9月8日：USPTO發(fā)現(xiàn)大量申請(qǐng)人（尤其中國(guó)申請(qǐng)人的外觀專(zhuān)利）存在“不符合微實(shí)體資格卻虛假申報(bào)”的情況，發(fā)布《確保微實(shí)體資格有效性》提醒，開(kāi)啟嚴(yán)格審核序幕。

此后，多名律師因協(xié)助虛假申報(bào)被處罰，甚至牽出多起專(zhuān)利欺詐案（如W&K律所3100件美國(guó)專(zhuān)利違規(guī)案）。

2025年6月12日：

USPTO發(fā)布通知明確：：

l 故意的虛假聲明小/微實(shí)體資格屬于不正當(dāng)行為；

l 發(fā)現(xiàn)可能違規(guī)后，將發(fā)出付款不足通知及說(shuō)明不應(yīng)罰款的理由令，然后根據(jù)申請(qǐng)人回應(yīng)及整個(gè)案件記錄來(lái)評(píng)估是否罰款以及罰款金額；

l 罰金最低為“未支付費(fèi)用的3倍”，僅在申請(qǐng)人能證明屬于“善意錯(cuò)誤”時(shí)可減免。

這意味著：實(shí)體聲明濫用不再是低風(fēng)險(xiǎn)試錯(cuò)，而是高風(fēng)險(xiǎn)雷區(qū)。

三、案例深析：虛報(bào)實(shí)體資格的代價(jià)

案例1：Ulead Systems v. Lex Computer & Management（2003）

Lex在專(zhuān)利授權(quán)后將專(zhuān)利許可給Adobe等大實(shí)體公司，但仍以“小實(shí)體”身份繳納維持費(fèi)。后來(lái)在繳費(fèi)延遲恢復(fù)時(shí)，繼續(xù)聲稱(chēng)符合小實(shí)體標(biāo)準(zhǔn)。

地區(qū)法院認(rèn)為：Lex明知已不符合條件，卻故意虛報(bào)，構(gòu)成不正當(dāng)行為，判決該專(zhuān)利不可執(zhí)行、專(zhuān)利過(guò)期，并要求Lex向被告支付巨額律師費(fèi)和訴訟成本！

聯(lián)邦巡回法院則指出：在明知最初按照小實(shí)體繳費(fèi)并非善意支付的情況下，請(qǐng)求更正錯(cuò)誤費(fèi)用（如果屬實(shí)）將構(gòu)成不正當(dāng)行為。目前該案基于不正當(dāng)行為的簡(jiǎn)易判決不當(dāng)，因?yàn)殛P(guān)于Lex的欺騙意圖存在實(shí)質(zhì)性事實(shí)爭(zhēng)議；錯(cuò)誤支付小實(shí)體費(fèi)用的行為可以被補(bǔ)救從而不會(huì)導(dǎo)致專(zhuān)利過(guò)期；最終撤銷(xiāo)地區(qū)法院的判決，包括裁定支付律師費(fèi)，并發(fā)回重審。

案例2：國(guó)內(nèi)某公司批量起訴專(zhuān)利侵權(quán)案（2025）

國(guó)內(nèi)某公司基于一項(xiàng)美國(guó)專(zhuān)利發(fā)起批量侵權(quán)訴訟，申請(qǐng)人為該公司，但該公司年收入已明顯超出微實(shí)體“最高合格總收入”標(biāo)準(zhǔn)，卻仍以微實(shí)體身份遞交專(zhuān)利申請(qǐng)。其中一名被告在收到臨時(shí)限制令（TRO）后，選擇專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)，發(fā)現(xiàn)該實(shí)體資格漏洞，結(jié)合專(zhuān)利無(wú)效和不侵權(quán)理由，迫使原告和解撤訴。

案例啟示：

l 虛報(bào)實(shí)體身份不是“小錯(cuò)誤”，而是可能被認(rèn)定為不正當(dāng)行為；

l 事后補(bǔ)救（如補(bǔ)繳費(fèi)用）并不必然洗白，特別是在訴訟中暴露時(shí)，法院可能會(huì)認(rèn)為缺乏誠(chéng)信。

四、實(shí)務(wù)操作建議

l 實(shí)體評(píng)估要專(zhuān)業(yè)化：實(shí)體身份判定遠(yuǎn)非簡(jiǎn)單問(wèn)答題，需注意諸多細(xì)節(jié)并逐條核實(shí)。

l 保留證據(jù)鏈：收入證明、雇員名單、轉(zhuǎn)讓合同等要留檔，以便未來(lái)應(yīng)對(duì)USPTO審查或?qū)Ψ劫|(zhì)疑。

l 動(dòng)態(tài)監(jiān)控而非“一次性聲明”：每次繳費(fèi)前重新確認(rèn)資格，特別是授權(quán)費(fèi)、年費(fèi)階段。

l 及時(shí)更正與補(bǔ)繳：一旦發(fā)現(xiàn)之前申報(bào)錯(cuò)誤或者資格變化，應(yīng)立即向USPTO申報(bào)實(shí)體變更并補(bǔ)繳差額。在“善意錯(cuò)誤”下，USPTO接受補(bǔ)救，但在訴訟階段暴露會(huì)大大削弱說(shuō)服力。

l 代理人職責(zé)不可忽視：代理人有提示和核實(shí)義務(wù)。若因代理人疏忽或默許提交虛假聲明，可能連帶承擔(dān)執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

結(jié)語(yǔ)：省下小錢(qián)，可能賠掉整專(zhuān)利

小實(shí)體/微實(shí)體制度的初衷是扶持創(chuàng)新，但若被虛報(bào)或忽視動(dòng)態(tài)變化，就可能成為對(duì)方律師的“致命一擊”。

一句話(huà)提醒：別因?yàn)橄胧∫稽c(diǎn)官費(fèi)，斷送了整場(chǎng)訴訟的勝算。

封面來(lái)源/圖蟲(chóng)創(chuàng)意

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