規(guī)避發(fā)明專利侵權的秘訣在于做減法，以防水墊為例

為什么需要專利規(guī)避？

在實際的工作過程中，客戶經(jīng)常會有規(guī)避發(fā)明專利侵權的需求，特別是產(chǎn)品被投訴下架且經(jīng)判斷侵權風險比較高，而該類目前景大好的情況下。在此時賣家能夠面臨的兩個選擇是

①放棄該產(chǎn)品；

②尋求規(guī)避方案，重新出發(fā)。

但大部分的賣家規(guī)避的方式還停留在更改形狀，在發(fā)明專利的實施例基礎上做改變，增加部分東西或者將整體形狀進行改動，在不了解發(fā)明專利描述的具體技術特征和實現(xiàn)方案的前提下，這樣的改動仍可能落入專利的保護范圍，存在一定的侵權風險。

很多人不了解發(fā)明專利，一提到發(fā)明專利就覺得我的產(chǎn)品不管怎么改，肯定侵權，這個想法是比較片面的。人類社會發(fā)展至今，很多技術方法已經(jīng)完全公開，普遍運用于我們的實際生活中，而這些方法的改革創(chuàng)新，能夠更加便利于生產(chǎn)生活，這樣的方法同樣可以申請注冊為新的專利。以磁吸這一方案為例，磁吸可以廣泛運用于衣扣、包扣、窗簾或者其他需要附著的兩個物體。在磁吸進入公共領域，失去創(chuàng)造性之后，人們可以在磁吸的基礎上進行更多的研究并投入實踐，適用于更多領域，從而在多個領域上形成新方案并申請注冊發(fā)明專利以獲得20年的保護期限。

要想規(guī)避發(fā)明專利，需要了解這個專利在描述什么樣的技術特征以及它的保護范圍。根據(jù)《專利法》第二條規(guī)定，發(fā)明是指對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。當這一技術方案被賦予了專利權，保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。

舉個例子

張三申請了一個手套的專利，專利內容很簡單就是一個手套包括一個可以容納4個手指的腔室（記為特征A）并連接一個容納大拇指的腔室（記為特征B）。張三注冊了手套專利，并將技術轉換成產(chǎn)品，投入市場銷售。

在手套銷售一段時間之后，李四在手套的基礎上增加了一個隔熱涂層（記為特征C），使手套具有防燙功能，滿足于微波爐用戶拿取食物的需求。

那么問題來了，李四可以將隔熱手套申請專利嗎？答案是可以的。

專利法鼓勵專利權人或者他人針對現(xiàn)有的的技術方案進行創(chuàng)新并申請專利。隔熱手套解決了普通手套不耐熱這一問題，滿足了專利法規(guī)定的新穎性、創(chuàng)造性和實用性等條件。

還有一個問題是，李四可以生產(chǎn)銷售隔熱手套嗎？答案是不可以，存在侵權問題。

發(fā)明專利的侵權判斷原則主要有全面覆蓋原則和等同原則。根據(jù)最高院相關司法解釋規(guī)定，人民法院判定被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護范圍，應當審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特征。被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特征相同或者等同的技術特征的，人民法院應當認定其落入專利權的保護范圍；

被訴侵權技術方案的技術特征與權利要求記載的全部技術特征相比，缺少權利要求記載的一個以上的技術特征，或者有一個以上技術特征不相同也不等同的，人民法院應當認定其沒有落入專利權的保護范圍。

上述例子中的手套專利特征為A+B,隔熱手套的特征為A+B+C，在全面覆蓋原則下只要后續(xù)的產(chǎn)品包含A+B的特征即可視為包含該專利記載的全部特征，從而落入手套專利的保護范圍內?？蓞⒖加谙聢D理解：

圖片來源：跨境侵權Ella說

如果手套專利特征A：一個可以容納4個手指的腔，進一步描述為腔室分割為4個單獨的隔間，分別容納小拇指、無名指、中指和食指，并連接一個容納大拇指的腔室（特征B），李四后來發(fā)明的隔熱手套是一個整體的腔室用于容納4根手指，這樣的話隔熱手套因為不具備隔間這一特征而不至于落入專利的保護范圍內。

圖片來源：跨境侵權Ella說

如何判定涉案產(chǎn)品是否會侵權專利，需要將產(chǎn)品與專利的claim進行逐項比對，如果產(chǎn)品中缺少專利獨權描述的技術特征，則不侵權；如果產(chǎn)品包含專利獨權中描述的全部技術特征即有可能侵權。具體情況可參考下表：

因此，有些朋友在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在侵權風險時，問我在原來的基礎上增加一個蓋子或者其他東西能不能規(guī)避這項專利，我的答案通常是不能。發(fā)明專利的規(guī)避竅門在于做減法，善于發(fā)現(xiàn)專利中無關緊要的特征并拋棄這一特征，這樣你的產(chǎn)品就不符合專利描述的全部特征，因此不會構成侵權。

以水槽防水墊為例

2023年國人在佛羅里達州發(fā)起的一個發(fā)明專利維權，涉及水槽防水墊，涉案專利為US11559140B1。該專利的權利人是深圳的一家公司，該公司于2021-08-03在中國申請了實用新型專利，并在申請之后11個月主張優(yōu)先權在美國申請發(fā)明專利，專利于2023年2月順利獲準下證。

圖片來源：亞馬遜

US11559140B1只有一個權利要求，且是直接從中國實用新型專利翻譯過來的，相對簡單。

1. 一種防水墊，包括墊體(1)和防水圍欄(2)，

所述防水圍欄(2)圍繞所述墊體(1)的邊緣設置，

所述墊體(1)還設有排水孔(3)，

所述排水孔(3)靠近所述防水圍欄(2);

其中，排水孔(3)在受水時呈凸形，排水孔(3)在排水時向下折疊成凹形。

圖片來源：USPTO

該專利描述的特征一共有三個，墊體(1)、防水圍欄(2)和排水孔（3），既然這個專利公開的是水槽下柜體防止水溢出的裝置，這個墊體是需要有一定的深度容納水槽溢出的水，那么墊體和防水圍欄將是這個專利的必要組成部分。至于排水孔，在墊子里裝有水的時候可以向下凹陷達到自動排水的作用，這一功能已經(jīng)跟部分賣家確認并不是產(chǎn)品必須具備的組件，使用者只需要勤快點倒水仍然不影響這個防水墊的使用，因此可以去掉排水孔這一特征以達到規(guī)避該專利侵權的效果。

專利規(guī)避的前提是了解專利在描述什么樣的技術方案，以專利的claim為準，根據(jù)獨立權利要求描述的特征進行減法或者更改實現(xiàn)方式以達成規(guī)避的效果，我已經(jīng)通過同名公眾號分享了超過100件跨境熱門產(chǎn)品的專利分析和部分規(guī)避方案，如果你有專利分析或者專利規(guī)避的需求可以通過私信或者簡介聯(lián)系我。

（來源：跨境侵權Ella說）

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